知识产权申请损害赔偿中如何参照及确定合理使用费-企服宝 

企服宝注册公司

 咨询热线 0755-29499881
     段经理 13826586185
     吴小姐 18925213397
     李小姐 18926061783
首页> 知识库> 知识产权申请损害赔偿中如何参照及确定合理使用费

知识产权申请损害赔偿中如何参照及确定合理使用费

来源:企服宝 时间:2018-03-12 00:00:00浏览次数:1478次

     

参照合理许可使用费[1]确定赔偿数额,在我国知识产权损害赔偿中处境比较尴尬”——可供参照的许可费标准难寻,实务中适用该方法计算赔偿数额的案例十分稀少。在个别案例中,参照的许可费的真实性、合理性也饱受质疑。实际上,参照许可费确定赔偿数额的方法应得到更高重视,因为其优点是权利人无须披露自己的经营信息,也不必囿于侵权人不配合提供其经营信息的窘境,且免除在其他赔偿方法中关于因果关系的证明负担。[2]本章将从市场价值角度进行讨论,分析我国适用这种赔偿方法存在的问题,探讨确定合理许可使用费的可行路径。

 

一、从市场角度分析许可使用费

 

(一)许可费是损害赔偿的最低市场预期

 

合理许可使用费,即侵权人未经许可擅自使用权利人的知识产权,应交而未交的许可费,其本身也属于知识产权市场价值减损的表现形式之一。从市场角度进行分析,许可使用费是市场主体关于知识产权市场价值达成的价格共识,是市场供给和需求统一的直接表现。许可使用费体现双方对产生的收益或预期收益的分配,分配给许可人的是许可使用费,分配给被许可人的则是支付了许可使用费后的剩余收益。许可双方应当是一种双赢,对于被许可人来说,利用知识成果产生的收益或预期收益必须大于许可使用费才有利可图。那么对于许可人来说,其让渡了知识产权的部分使用权给被许可人,有充分理由相信最终所能产生的收益不应少于许可使用费。也就是说,该许可使用费是许可人对利用知识成果所能产生收益的最低预期。一旦侵权人未经许可擅自使用权利人的知识成果,那么应交而未交的许可使用费就是损害赔偿的最低标准。美国《专利法》第284条的规定体现了这种最低标准:法院应该判给请求足以补偿所受侵害的赔偿金,不得少于侵害人使用该项发明的合理使用费,以及法院所制定的利息和诉讼费用。

 

(二)区分不同市场价值来源确定许可费

 

对知识产权的利用可以有不同的方式,不同方式产生收益的源泉有别,许可使用费的确定标准也因之有异。以作品许可为例,被许可人复制、发行该作品以获取收益,那么作品本身就是最终知识产品的价值源泉,许可使用费就可以根据复制、发行作品所产生的收益确定。若被许可人利用该作品推介其他商品(或服务),比如说用作商标使用,则作品就并非是最终产生收益的源泉,根本产生收益的是被推介的商品。[3]此时,知识产权的市场价值并不在于满足消费者的欣赏需求,而在于对推介商品所做的贡献。那么,体现知识产权市场价值的许可使用费,就不应依据生产、销售商品所能获取的利润来确定,也不等同于著作权意义上的稿酬或版税,只能依据具体情况由许可双方协商确定。换而言之,侵权人未经许可将作品用于推介商品,其所获得的利益或者权利人受到的损失,都与侵权人的生产、销售利润没有必然联系,权利人不能依据侵权商品生产销售情况来请求赔偿。

 

二、我国司法实践中存在的问题

 

(一)立法上的不足

 

1.著作权法没有相应规定

 


2.“倍数规定不尽合理

 


 

首先,虽然在知识产权损害赔偿中引入惩罚性赔偿有其必要性,但惩罚性赔偿应该着眼于对侵权人主观恶意的评价,在具体计算方法中嵌入惩罚意味实为不妥,而且可能造成重复惩罚。如2013年修订的商标法第63条规定了可以在按照上述方法确定数额的1倍以上3倍以下确定赔偿数额,其中上述方法显然包括参照该商标许可使用费的倍数,如此将在许可使用费的倍数的基础上再乘以一个倍数。

 

其次,针对有可能造成强制许可的结果,可以充分考虑权利人许可策略,对不愿意发放许可的情形确定较高的许可费,使其高于权利人愿意发放许可的情形,增加的部分则是对强制许可的补偿。[8]

 

最后,合理的许可费作为最低赔偿标准,在无法查明实际损失侵权获利时发挥其作用,从最低限度补偿权利人的损失,故没必要再以倍数的规定来机械增加赔偿数额,如此可能只会徒增适用困惑。总之,建议相关条文可以改成参照合理的许可费确定赔偿数额为宜。合理之义,包含根据具体情况向上或向下调整可供参照的许可费,充分补偿的关键不在于乘以倍数,而在于如何合理

 

(二)实务中的误区

 

我国法院参照许可使用费确定赔偿数额的案件非常少。主要可能有两方面的原因:(1)我国知识产权许可贸易尚不发达,侵权发生时很难找到可供参考的许可费”[9]。(2)这种赔偿方法的适用范围过窄,一旦没有既成许可费就只能适用法定赔偿。

 

在有限的参照许可使用费确定赔偿数额的案件中,部分法院适用该方法时却可能进入误区,具体表现为:

 


 

即便适用法定赔偿,有些法院也会将许可使用费作为重要考量因素,但若忽略对许可合同真实性、合理性的审查,则可能会有失妥当。如在欧某诉深圳沃尔玛等专利侵权案[13]中,涉案专利是一款耳机的外观专利,原告欧某提交了两份经备案的许可合同。两份合同分别约定许可费40万元与10万元。被告对许可合同的合理性及是否实际履行提出质疑,认为两份许可合同中的被许可方的股东分别是欧某的丈夫、儿子,因此该许可费不应被考虑。但是法院仍旧将上述许可费作为重要考虑因素,最终酌定赔偿数额40万元。笔者认为,将该许可费列入酌定赔偿数额的参考因素值得商榷,因为在合同相对人可能与原告有密切关系而又缺乏佐证时,该许可费的真实性、合理性存疑。

 

法律和司法解释规定参照许可使用费的倍数合理确定赔偿数额,其中参照合理的隐含之义是,法院对许可合同中许可费的可参照性(真实性、合理性)应予审查。具体案件审理中,当被告提出合理的质疑,法院有必要进一步审查,不能因为被告没能提供反驳证据就认定许可合同中的许可费为真实、合理的。尤其是在原告只发放了一次许可且只提交一份许可合同作为证据时,更不能忽略对该许可合同可参照性的审查。否则,法院最终裁判的赔偿数额就很可能大大偏离涉案知识产权的市场价值。

 

三、基于市场因素确定合理许可费

 

(一)市场环境下的合理许可费

 

1.虚拟谈判模型

 

相较于市场已经发生的实际许可,虚拟谈判法是一种确定合理许可费的市场分析法。这是在侵权实际发生后虚拟出的一个经济模型:首次侵权前夕,权利人作为潜在许可方而侵权人作为潜在受许方,双方理性地就涉案知识产权许可进行谈判,并达成协商一致的许可费——该虚拟许可费就是合理许可费

 

在虚拟谈判模型中,首先应该假定双方都可以通过签订许可协议实现双赢,在某个谈判范围内完成交易双方均可获利,谈判交易的结果则取决于谈判双方的成本、收益及相对谈判能力。[14]示意图如下:

 

其中,谈判范围取决于许可方愿意接受的最低金额(标注为A)和受许方愿意支付的最高金额(标注为B)。最终许可费(标注为C)取决于双方谈判能力,谈判能力强的一方可能获取更多利益。只有当BA,谈判双方才有协商一致的可能。

 

以专利许可为例,A的大小取决于许可方授权许可的成本,只有当许可方的预期利益大于授权许可成本(如上图A点虚线左侧),其才可能同意授权。B的大小取决于受许方应用专利可获利润相对于应用非侵权替代品可获利润的差额,只有当差额为正,受许方才有动机寻求专利许可,否则其最优选择则是避开专利。[15]由此可见,从经济学角度来看,确定合理许可费就是通过考察影响上述各项成本、收益的因素评估AB的大小,以及评估C处于AB之间的合理位置。

 


 

最后,若没有在先许可费可供参照,法院应注意引导当事人进行举证,综合考虑各项市场因素确定合理许可费。具体来说,主要的市场因素包括但不限于:

1)权利人许可政策——若权利人没有发放许可的商业计划,则可主张较高许可费。

2)双方竞争关系——若侵权人是权利人的直接竞争对手,则权利人可主张较高许可费。

3)获取许可对于侵权人的利益所在,包括侵权实际获利或预期利润、侵权人对许可的需求、侵权获利占侵权人总收入的比例、涉案权利对实现侵权产品整体利润的贡献等。

4)授权许可对于权利人的利益所在,包括涉案权利生命周期、实用性与优越性、对实现权利人产品整体利润的贡献、对权利人其他产品的促销能力等。

5)侵权具体情况,包括侵权行为性质、时间、地域范围、数量规模等。总而言之,各项基于市场的因素是确定合理许可费基础,也应当是权利人或侵权人在举证时应予以足够重视的方面。

 

企服宝一站式品牌服务机构,专为中国4000万中小微企业提供:工商注册服务、财务代理服务、高端财税咨询、资质审批、财税服务、知识产权、商标注册、专利申请、进出口资质申请、法律服务、金融服务、政府补贴及科技成果转化等

相关资讯